О том, какие преимущества дает регистрация товарного знака, как защитить свой знак и куда обращаться, редакции Infopro54 рассказала патентный поверенный, руководитель офиса Semenov&Pevzner в Новосибирске Юлия Буренкова.

— Какие аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью, сейчас наиболее актуальны для бизнеса? Зачем бизнесу регистрировать товарный знак?

— Наиболее актуальной по-прежнему остается защита прав на бренд или, как регламентирует закон, на товарный знак. Товарный знак помогает потребителям идентифицировать товары и услуги разных производителей, продавцов, консультантов. «Ярче», «Карачинская», «Ройял Парк», «Омский бекон» — все это примеры зарегистрированных товарных знаков.

На этапе, когда только зарождается идея бизнеса и начинается ее воплощение, включая брендинг и маркетинг, уже стоит задуматься не только об анализе рынка и конкурентов, но и о подаче заявки на товарный знак. Поскольку нередко случается так, что бизнес работает на протяжении нескольких лет — и внезапно получает претензию о нарушении прав с требованием заплатить компенсацию до 5 млн рублей.

— Какие преимущества дает регистрация товарного знака?

— Получив регистрацию товарного знака, предприниматель может:

• защитить свой бренд,
• отграничиться от конкурентов,
• поставить его на баланс компании как нематериальный актив, повысив привлекательность компании на рынке,
• создать франшизную сеть, заключив договоры коммерческой концессии с партнерами,
• масштабировать бизнес путем выхода на маркетплейс и пресечь контрафакт на этом маркетплейсе.

— Можно ли защитить права без товарного знака?

— Да, можно, если у вас более раннее использование бренда. При этом нужно будет предоставить более внушительный пакет доказательств правомерного использования, чем при наличии свидетельства на товарный знак.

В нашей практике был кейс, когда один из конкурентов зарегистрировал на себя товарный знак клиента и заблокировал его во всем онлайн-пространстве, начиная от социальных сетей и заканчивая справочником «2ГИС». Поскольку у клиента было более раннее использование бренда, несмотря на отсутствие регистрации товарного знака, мы собрали достаточный пул доказательств и оспорили регистрацию конкурента в Роспатенте и в Федеральной антимонопольной службе.

Но чтобы собрать такой внушительный объем документов, необходимо потратить достаточно временных ресурсов. Поэтому мы рекомендуем регистрировать товарный знак своевременно.

— Что в спорных ситуациях является доказательством использования бренда?

— Доказательствами использования бренда в совокупности могут быть, например:

• договор с агентством о разработке бренда и фирменного стиля,
• арендные договоры,
• договоры поставки,
• созданные группы в социальных сетях с фиксацией количества подписчиков и статистики посещений,
• договор на разработку сайта и скриншоты веб-страниц этого сайта,
• договор на изготовление и установку вывески,
• чеки, ценники и иная информация о произведенных продажах.

Важно, чтобы в вышеперечисленных документах фигурировал используемый бренд.

— Кто может быть собственником товарного знака?

— Собственником товарного знака может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и, с 2023 года, физическое лицо. Последняя тенденция — подача заявки от физических лиц: люди думают, что так проще и потом можно товарный знак переоформить. Такой вариант имеет место быть, но если планируется использовать товарный знак как нематериальный актив, ставить его на баланс, масштабировать бизнес с помощью франшизы, то стоит задуматься об экономической целесообразности при выборе будущего правообладателя.

— Что можно зарегистрировать в качестве товарного знака и сколько времени отводится на регистрацию?

— На регистрацию может быть подано слово, логотип, слоган или комбинация из указанных элементов. Заявка подается в отношении тех товаров и услуг, для которых предполагается использование товарного знака. Список товаров и услуг установлен Международной классификацией (МКТУ). Заявка подается в Роспатент в бумажном или в электронном виде. Поскольку на сегодняшний день еще действует скидка 30% на государственную пошлину в случае электронной подачи, большинство заявок подается именно таким способом. Срок рассмотрения заявки — от 4 до 8 месяцев. В нашей практике был случай регистрации товарного знака за 3 месяца 12 дней. Пока это самый рекордный срок.

Перед подачей заявки необходимо провести предварительный поиск с целью выявления ранее зарегистрированных товарных знаков и поданых заявок, сходных с вашим обозначением. Такой поиск желательно провести не только по известным поисковикам, но и по базам Роспатента, ФНС, Whois (поиск доменов). Поскольку нередко бывает, что планируемое к использованию обозначение уже используется кем-то как фирменное наименование компании или как зарегистрированный домен. Если такое использование имеет место быть, то потенциально оно может являться препятствием к регистрации, если владелец заявит возражение об этом в Роспатент. В отсутствие препятствий подавайте заявку и регистрируйте свой товарный знак.

— Необходима ли регистрация бренда при торговле на маркетплейсах?

— Популярные маркетплейсы, такие как WB и OZON, допускают выход на площадку без регистрации товарного знака. Вместе с тем при предъявлении претензий третьих лиц – владельцев товарных знаков маркетплейс оставляет за собой право запросить у вас удостоверяющие документы. В случае их отсутствия — заблокировать карточку, тем самым остановив ваши продажи и доход.  Если использование вами бренда началось ранее, как в приведенном выше кейсе, то маркетплейс разблокирует карточку, но только после предоставления судебного решения или решения административного органа. То есть после разбирательств между вами и владельцем товарного знака за пределами маркетплейса.

— Что же делать, если компания все-таки получила претензию о нарушении чужих прав?

— Если вы начали использование обозначения без регистрации в качестве товарного знака и предварительно не проверили, есть ли подобные обозначения на рынке, существует риск того, что вы получите претензию от правообладателя о нарушении его прав.

Такая претензия может прийти от того, кто использует товарный знак с вами в одной сфере, то есть от непосредственного конкурента. Компенсация за незаконное использование товарного знака — от 10 тысяч до 5 млн рублей, ее размер назначает суд с учетом представленных в дело доказательств.

В таком случае необходимо, во-первых, проверить полномочия подписанта претензии. Запросить доверенность, проверить срок ее действия и уточнить по ИНН на сайте налоговой — уполномоченным ли лицом выдана доверенность. Если с доверенностью что-то не так, нужно подробно уточнить, кто направил претензию и действительны ли ее требования. На том же сайте налоговой нужно удостовериться, что лицо, которое направило претензию, не находится в стадии ликвидации. Если компания в стадии ликвидации, то, вероятно, она не собирается использовать товарный знак, а лишь намерена взыскать компенсацию, действуя недобросовестно. В силу положений гражданского законодательства добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. Недобросовестность стороны можно заявить и доказать в суде, поэтому такой аргумент будет не лишним в ответе на претензию.

Во-вторых, проверить срок действия и дату приоритета товарного знака. Может оказаться так, что вы, используя похожее на товарный знак обозначение, зарегистрировали его в ЕГРЮЛ как название компании раньше приоритета товарного знака. В таком случае вы будете иметь преимущество перед товарным знаком, так как ваше фирменное наименование компании имеет более ранний приоритет.

В-третьих, проверить, зарегистрирован ли товарный знак для тех товаров и услуг, в отношении которых вам предъявлена претензия. Бывают ситуации, когда товарный знак зарегистрирован для одних товаров и услуг, а претензию предъявляют в отношении других товаров и услуг. Например, в одном из наших кейсов товарный знак правообладателя был зарегистрирован для услуг магазинов (35 класс). При этом правообладатель предъявил претензию нашему клиенту, оказывающему услуги пекарен (43 класс), полагая, что если товар можно реализовать, значит, услуги магазина имеют место быть. В рамках судебного процесса нам удалось доказать, что клиент не нарушает прав на товарный знак, поскольку услуг магазинов не оказывает.

В случае, если по всем из этих пунктов претензия направлена правомерно, стоит подготовить ответ и предложить урегулировать спор мирно, возможно, снизив размер компенсации. А также предложить заключить лицензионное соглашение на использование товарного знака.

Чтобы защитить свой бренд и избежать неприятных ситуаций с претензиями третьих лиц, мы рекомендуем регистрировать товарный знак и использовать его преимущества для благополучия бизнеса.